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为什么我有专利证书还被控侵权?

发表时间:2021-05-19 09:22作者:芶忠义

经常都有人问芶律,为什么我有专利证书或者著作权登记证书还被起诉并被判侵权,合理吗?包括有些同行的非知识产权律师也经常有此疑问,今天我们来讨论这个问题。

一、不进行实质审查是导致同样的专利授予多家的情况

我们在《芶律知产普法篇之二:专利申请》已经知道授予专利权的发明和实用新型,需要其具备“三性”,即新颖性、创造性和实用性。授予专利权的外观设计,应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同或者不相近似;也可以将这个称为外观设计的“新颖性”。

在实际专利申请过程中,为了简化流程加快审理,实用新型和外观设计是不需要进行实质审查的,即申请在形式上没有问题后就可以授予专利权,只有发明专利在审理时需要审查其三性。

因此,实用新型和外观设计的权利相对发明来说是不稳定的,可能存在同样的实用新型和外观设计在之前就申请或者公开的情况,也可能存在实用新型不具有创造性和实用性的情况。

也就是说存在如下情况:

1、同样的专利授予给了两个不同的申请人,你专利申请在前,他人的专利申请在后;

2、同样的专利授予给了两个不同的申请人,你专利申请在后,他人的专利申请在前;

3、等同专利(指没有创造性的等同的替换的实用新型专利或者简单修改额外观专利)授予给了两个不同的申请人,情况和前述一样,为了好叙述,将其合并在前面两种情况,统称等同专利。

二、侵犯专利权的判断以及对比方式

1、侵犯专利权的行为

对发明、实用新型专利而言,侵犯专利权的行为为:未经专利权人的许可,实施该专利的行为,即为生产经营目的的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利产品直接获得的产品。

对外观设计专利权而言,侵犯专利权的行为为:未经专利权人许可,为生产经营目的制造、销售、许诺销售、进口其外观设计专利产品。

注:(1)对发明和实用新型产品,使用也侵权,但外观设计产品使用并不侵权。

2)侵权必须满足如下条件:(1)未经权利人许可;(2)以生产经营为目的;(3)落入专利权的保护范围。

2侵权的判断和对比

我国专利相关法律规定,判断一个产品是否侵犯实用新型或者发明专利权,应当将产品和该专利对比,即应当以权利要求记载的全部必要技术特征与被控侵权物的相应技术特征进行对比,不得以权利人制造的专利产品或者使用的专利方法以及依照专利方法直接获得的产品与被控侵权物进行技术特征对比。

我国专利相关法律规定,判断一个产品是否侵犯外观专利权,应当将产品和该外观专利对比,即以产品的图片和外观专利中的图片进行对比。

因此,在审理侵权案件中,尽管被告人也有专利,但并不是将被告人的专利与原告的专利进行对比,而是将已经生产销售的产品和原告的专利进行对比。

三、如何利用自己的专利证书进行诉讼

那是不是自己的专利证书就在专利诉讼中完全没有用了呢?其实也不是,如果我们的专利申请在先的话,我们可以利用现有设计抗辩来对抗。

专利法第62条规定:在专利侵权诉讼中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。

专利法第22条规定:本法所称现有技术,是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

法释[2009]21号第14条规定:被诉落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术中的相应技术特征相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。

现有技术(设计)是在申请日之前已经公知的技术,但是现实中还有一种情况,是其它人的等同专利的申请日在我们的专利申请日之前,但其公告在我们的申请日之后,由于我们申请的时候其并没有公开,因此并不是属于现有技术,我们称之为抵触申请。

最高人民法院《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》(法发〔201118),及《能动司法,服务大局,努力实现知识产权审判工作新发展──在全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话》(2010428)规定:被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案或者外观设计主张其不构成专利侵权的,可以参照现有技术或者现有设计抗辩的审查判断标准予以评判。因此本案中答辩人的专利构成抵触申请,应当视为不侵犯专利权。

因此,现有技术(设计)和抵触申请都可以视为不侵犯专利权,我们可以在侵权诉讼的时候利用我们的专利证书进行抗辩,说明是现有技术(设计)或者抵触申请。

   事实上,按照前面所述,等同专利存在如下两种情况,

1、同样的专利授予给了两个不同的申请人,你专利申请在前,他人的专利申请在后:这种情况可以利用现有技术(设计)或者抵触申请,不侵权。

2、同样的专利授予给了两个不同的申请人,你专利申请在后,他人的专利申请在前:不能利用现有技术(设计)或者抵触申请,侵权。

四、除了现有技术(设计)和抵触申请抗辩外,被告如何对抗侵权诉讼

在专利的侵权诉讼中,除了前面所述的现有技术(设计)和抵触申请抗辩外,还有一些抗辩的思路,这个会作为专题在以后讲解,这里就针对专利的不稳定性提出一个办法,就是向国家知识产权局专利局提出原告的专利无效,进行专利行政诉讼。正如前面所述的,实用新型和外观设计因为没有进行实质审查,因此其权利及其不稳定,所以可以向国家知识产权局专利局提出原告的专利无效。

五、有著作权证书也存在侵权的情况

  事实上,著作权是作者在完成作品的时候就已经产生,平时我们遇到的著作权登记实际上是进一步证明自己的权利以及权利产生的时候而已,著作权登记并不会进行实质审查,只要形式通过即可颁发著作权登记证书。因此著作权即使你有证书别人没有证书有存在侵犯别人著作权的情况。

六、总结

    出现有专利证书还被控侵权的情形主要是双方都有等同的专利证书,而出现这种情况的大多数因为一方的研究或者产品在申请之前已经被泄露出去了,从而被别人抢先申请。因此,我们一定要注意,在研究完成或者产品完成之后,应当及时申请专利,不能拖延,否则可能出现被抢先申请的情形,出现本身是自己的研究或者产品还被控侵权的情形。

注:芶律知识产权普法篇的目的在于通过每天3分钟左右的时间,让不了解知识产权的人了解到知识产权的相关知识。

作者简介:芶忠义,四川省知识产权专业律师,专利代理师,仲裁员,专注于知识产权法律,就职于四川致高律师事务所,电话:13881815110(微信同号)。


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