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从一个案例看专利侵权多个抗辩思路能否同时适用

发表时间:2021-04-30 14:35作者:芶忠义

在专利侵权诉讼中,对于被告来说,需要进行抗辩,以达成不侵权或者不赔偿的目的,通常的抗辩思路有主张抵触申请、现有设计、先用权、合法来源、权利用尽等,那么在具体的案件中应当选择何种抗辩方式呢?能不能选择多种抗辩方式呢?本文将根据一则案例对上述问题进行一一讨论。

一、案情简介

201858日,被告绵阳市游仙区宾丰五金制品厂的经营者李某某与原告刘某某签订了一份协议,该协议内容为:李某某同刘某某协商做塑料卡子,由刘某某负责开模以及模具费用,由李某某垫资7000元给刘某某预支开模费用。此模具做出的造型由李某某专有专用,不给予其它客户用,模具属于刘某某所有。在签订协议当日,李某某向刘某某支付了7000元。

201858日至201883日,李某某通过微信指示刘某某如何设计衣架扣(塑料卡子),在多次改进后最终确定,然后由刘某某开模,并且在201883日刘某某将生产的样品寄给了李某某。在此期间的2018622日,李某某向国家知识产权局申请了该衣架扣的外观专利201830324642.6

涉案专利为一种衣架扣合块实用新型专利,专利号为:ZL2018212486419,以及衣架扣合块外观专利,专利号为ZL2018304264258,两个专利的申请日均是201883日,公开日则分别为201968日和201812月对5日,其发明人(设计人)和专利权人均是刘某某。其中涉案外观专利基本与李某某申请的外观专利201830324642.6无区别。

201884日至201987日,李某某通过微信向刘某某联系,一共向刘某某转款10次,购买了通过该模具生产的10批衣架扣,一共支付约23万元。

201910月,刘某某认为李某某没有再向其购买该衣架扣,于是认为被告绵阳市游仙区宾丰五金制品厂自己在生产该衣架扣,于是通过市场公证购买后将被告因侵犯原告实用新型专利权和外观专利权而起诉至法院。

被告在诉讼过程中认可原告提供的公证书中购买的衣架扣是被告出售的,但认为该衣架扣来源于原告,其提交了协议、自己的专利证书、聊天记录以及发货单、付款银行流水等。而原告提供了专利证书、专利权评价报告、公证书等,但没有证据证明被告生产了该专利产品。

二、权属纠纷能否作为一个不侵权的抗辩理由?

    本案中,被告认为原告的专利权应当属于被告,那么能否将权属纠纷作为一个抗辩理由呢?

作者认为不能,因为在侵权产品和涉案专利相同或落入保护范围的情况下,按照专利法规定,可以进行现有技术抗辩以及其他抗辩,但没有规定权属纠纷抗辩。权属纠纷不得在侵权之诉中进行审理,是单独另外的一个诉讼。

三、能否在专利侵权案件中提出权属纠纷的反诉?

反诉是指在一个已经开始的民事诉讼(诉讼法上称为本诉)程序中,本诉的被告以本诉原告为被告,向受诉法院提出的与本诉有牵连的独立的反请求。

反诉的特征:

1)当事人特定性及双重性

由于反诉是本诉的被告向本诉的原告提出的独立的反请求,因此反诉的原告即是本诉的被告,反诉的被告即是本诉的原告,即反诉的当事人是特定的,而且反诉的当事人在诉讼中的地位具有双重性。

2)请求具有独立性

反诉具备诉成立的要件,是一种独立的诉。反诉虽然是在本诉的诉讼程序中被告向原告提出的反请求,但是它并不因此必然地依赖本诉而存在。被告提出的反诉本身具备着起诉的要件,因此即使本诉撤回,反诉也能够独立存在,也能够作为独立的案件由法院审理裁判。

3)目的具有对抗性

反诉的起诉能使本诉失去意义,吞并或抵消原告的诉讼请求。

4)反诉的时间具有限定性

提起反诉有严格的时间限制。根据最高人民法院关于民事诉讼证据问题的若干规定第三十四条第三款之规定,应当在举证期限届满前提出。

5)反诉和本诉之间要有联系性

基于同一法律关系而产生的目的对抗的不同诉讼请求,或者是基于相牵连的不同法律关系而产生的目的对抗的不同的诉讼请求。

本律师认为,在侵权案件中提出权属纠纷,尽管满足全部上述特征,但是按照法官的观点,在专利侵权案件中不能提出权属纠纷。

四、外观设计能否作为实用新型的抵触申请

《专利法》第二十二条规定:授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。……,本法所称现有技术,是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

《专利法》第二十三条规定:授予专利权的外观设计,应当不属于现有设计;也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公告的专利文件中。……,本法所称现有设计,是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。

上述了法律条文规定了发明或者实用新型可以作为实用新型的抵触申请,而外观设计可以作为外观设计的抵触申请。但是并没有规定外观设计是否可以作为实用新型的抵触申请。本律师也没有查到相关的案例说明可以作为抵触申请,一般的观点认为设置抵触申请的目的在于防止重复授权,但外观设计和实用新型保护的内容不一样,外观设计保护的是外观是美感,而实用新型则保护的是结构,两者不会导致重复授权,因此两者不存在抵触申请。

但是,也有观点认为外观设计是否可以作为实用新型的抵触申请。国家知识产权局专利局外观设计审查部的文章《发明、实用新型与外观设计专利申请之间可互为抵触申请》(《电子知识产权》2010年第8)认为:只要外观设计和实用新型专利相互之间已经明确公开了相同或者实质相同的技术方案或者外观设计,两者之间就可以互为抵触。

五、抵触申请是否能认定为现有设计

最高人民法院《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》(法发〔201118),及《能动司法,服务大局,努力实现知识产权审判工作新发展──在全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话》(2010428)规定:被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案或者外观设计主张其不构成专利侵权的,可以参照现有技术或者现有设计抗辩的审查判断标准予以评判。因此只要本案中被告的专利构成抵触申请,应当视为不侵犯专利权。

六、能否在一个侵权案件中同时主张抵触申请、现有设计、先用权、合法来源、权利用尽之二或者更多的抗辩是由?

    本案中被告在2018622申请了外观专利,其为原告外观专利的抵触申请。

本案中,涉案专利的申请日为:201883日,而在该日前,被告模具已经开好,产品的样品已经收到,其已经做好制造、使用的必要准备。因此,根据《专利法》第六十九条第二款的规定,被告的行为属于先用权,不视为侵犯专利权。

本案中,被告的产品全部来自于原告,因此可以根据事实情况主张合法来源或者权利用尽。

那么,能否在一个案件中,同时主张抵触申请、现有设计、先用权、合法来源、权利用尽之二或者更多?比如本案,同时主张抵触申请,又主张先用权,还主张权利用尽?

本律师认为,上述抗辩主张的法律事实和结果并不相同,并不能在一个案件中主张多个(注:抵触申请认为是现有技术的除外)抗辩是由,具体区别如下:

抗辩是由

法律事实基础

侵权产品来源

是否侵权

是否赔偿

抵触申请

被告存在抵触申请且产品按照抵触申请专利生产

被告

视为不侵权

不赔偿

现有设计

申请日以前在国内外相同或者相似的有公众所知的技术(或设计)且产品按照该技术(或设计)设计生产

非原告

不侵权

不赔偿

先用权

在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的

被告

视为不侵权

不赔偿

合法来源

为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任

合法来源(可能来至于原告、被告或者第三人)

侵权

不赔偿

权利用尽

专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的

原告

不侵权

不赔偿

因此,可以看出,不同的抗辩理由其法律事实基础是不同的,其产品来源不同以及是否侵权也不同,而一个案件原则只涉及一个法律事实,因此不能在同一个案件中提出多个抗辩理由。(案件事实只有一个真相,法官在审理时只追求一个真相,而不会允许双方当事人同时选择多个事实来进行抗辩,所以在选择抗辩理由时,必须确定一个唯一的事实真相)

具体到本案中,如果被告主张存在抵触申请,那么其事实应该为侵权产品是根据该抵触申请专利所生产的,即被告为生产者和销售者,原告为被告的委托加工商。但本案如果选抵触申请抗辩,那么外观设计不能作为实用新型的抵触申请,那么实用新型的案子就回败诉。

同样本案中如果主张先用权,那么事实应当为已经在申请日之前作好了生产准备(开模、有样品),并且侵权的产品也是被告生产和销售的,而原告为被告的委托加工商。本案尽管可以选择这个抗辩理由,但按照规定被告应当证明已经作好了生产准备和证明原被告之间的关系为委托加工关系,即被告委托原告加工,需要的证据较多,容易出问题,因此最终没有选择该种抗辩方式。

本案中,最终选择的抗辩理由为权利用尽,因为本案是原告申请了专利,原被告之间存在常年的合作关系,被告多次向原告转款,并且在转款后收到了原告的产品,所涉的侵权产品也来自于原告,被告的转款行为视为购买。之所以选择该抗辩在于双方存在商业往来,比较好证明,而转款获得产品的行为在没有特别规定的情况下一般视为是购买。同时权利用尽抗辩可以解决外观设计和实用新型两个案子的同时抗辩。最终法院支持了被告的理由,驳回了原告的诉讼请求。


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